从申请人视角探究商标撤三理论与实践

刘艳丽

北京市京都律师事务所

随着我国知识产权强国政策的实施及市场经济的繁荣，在鼓励商标注册政策引导下与注册商标经济价值日益增大的基础上，我国商标申请量逐渐增加，截至2022年底有效商标注册量已达4267.2万件。基于此，不具有真实使用意图的商标囤积、商标圈地运动，各种防御商标、联合商标战略引发了大量的商标闲置问题。阻碍了在后商标申请人的获权，违背了注册商标基于使用而产生识别商品和服务来源的基本价值。在后商标申请人为了获得稀有商标资源而启动了大量商标“撤三”程序，互联网经济形态本就多样，商标权利人的应对方式也千姿百态，出现了诸如“象征性使用、朋友圈或公众号发表动态、伪造证据使用”等多种防撤三”的手段，给审查人员、商标代理人与律师带来了巨大的挑战。笔者根据多年代理“撤三”案件的经验，抛砖引玉，分享办案经验，探究应对策略。

一、商标“撤三”的审查程序比对与选择

依据《商标法》及《商标法实施条例》的规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，商标局受理后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由。期满未提供使用证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。对商标局撤销或不予撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知书自日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内作出决定，并书面通知当事人。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

由此可见，“撤三”的完整程序是国家知识产权局商标局的行政审查、行政复审与法院的司法审查相结合。申请人向国家知识产权局申请撤销目标商标，国家知识产权局通知商标权利人提交使用证据或说明不使用的正当理由，国家知识产权局审查后作出撤销或维持的决定。国家知识产权局作出决定后，申请人或权利人可以提起撤销复审，对复审结果不服的可以向北京知识产权法院提起行政诉讼。

商标局撤三阶段的审查、撤三复审的评审阶段的审查及行政诉讼阶段的审查，审查方式与审查宽严度存在较大差别。商标局阶段秉承“撤销是手段，不是目的”的理念，审查尺度相对宽松，并且未设置证据交换及质证程序，维持商标注册的概率较大。到了撤三复审的评审阶段，对证据的审查相对严格，并且设置了证据交换与质证环节，对证据的真实性、关联性等重点审查，这个环节依然是书面审查，不会核对证据原件，因此对证据造假的审查存在一定的困难。而到了行政诉讼阶段，法院公开开庭审理，并对所有证据公开进行举证质证。另外，如果撤三提出方对证据原件不予认可，法院也安排了查看查看原件的环节，这一阶段对于证据的审查是作为严格的。

因此，如果我们认为被撤三的目标商标存在没有使用的嫌疑，则需要一步一步将该商标推进更加严格审查程序中去，穷尽救济方式。

二、从商标“撤三”构成要件对证据探究分析

商标权利人接到商标撤三通知，通常会按照《商标法》的规定提供使用证据或者提供未使用的正当理由。现行实践中，对于提供使用证据证明实际使用的，要求达到在案证据能够相互佐证形成有效证据链，证明权利商标于指定期间在核定的商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。

由此，欲达到撤销权利商标目的就要研究商标撤销的构成要件，根据《商标法》第四十九条第二款可以划分为“连续三年”、“不使用”、“无正当理由”三要件。笔者认为该三要件相对笼统，实践中不容易操作。笔者日常习惯使用“泰山晚报”案中认定商标撤三构成的五要件，即：商标使用行为是否在指定的三年期间内；使用标识与注册商标是否构成相同或基本；使用的商品或服务是否落入商标权核定的范围；使用行为是否为真实、善意的使用，而非象征性使用；注册商标不使用是否有正当事由。

（一）使用行为是否真实、善意，而非象征性使用。

首先从使用主体上看，现行使用行为多集中在自主使用与许可使用两种，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》19.6 【使用主体的认定】商标法第四十九条第二款规定的“连续三年不使用”中的“使用”主体，包括商标权人、被许可使用人以及其他不违背商标权人意志使用商标的人。

也就是说，只要是商标权人同意的使用主体，均可以构成有效的使用主体，笔者在庭审及撤三复审中也曾多次提及《商标许可备案》的问题，但无论是评审委还是法官，都认为是否备案不影响商标使用的效力。

再次，从真实善意使用上说，就不得不提“象征性使用”，该类使用是目前较为常见的操作方式，也是权利人为了保住商标常见的“防撤三”手段。

所谓“真实、善意的商标使用行为”系指商标注册人为真正发挥商标的识别作用而进行的使用行为，“象征意义的使用行为”则是指商标注册人缺乏真实善意的使用目的，仅仅是为了维持该商标的有效性，避免因连续三年未使用被撤销而进行的商标使用行为。因对“真实、善意”的认定属于商标注册人主观状态的认定，而主观状态一般难以通过直接证据证明，故通常需结合具体的使用证据予以认定。一般而言，如果商标注册人的使用行为已具有一定规模，可推定此种使用行为系“真实的、善意的商标使用行为”。但如果并未达到一定规模的使用，则需结合其他因素对其是否属于“象征性的商标使用行为”予以判断。

例如，在第三类speick商标撤销案件中，商标权利人在指定期间了提交了四份证据，分别为商标权利人（个人）将授权授权给芒果公司的授权协议；芒果公司与加工公司签订的协议，约定加工1000指甲油，总价1500元并开具发票；指甲油图片；通过海豚网售卖指甲油一份共计30元并开具发票。商标撤三阶段、复审阶段及一审法院均认为商标权人的证据已经形成证据链，诉争商标应予以维持。但二审法院经审理认为上述证据不足以证明商标权人对诉争商标的使用已具有一定规模，进而能够使相关公众识别商品来源，无法排除该行为属于象征性使用，撤销原审判决。 

司法裁判中，如果商标注册人的使用行为已具有一定规模，通常推定此种使用行为系“真实的、善意的商标使用行为”。但是如果单次、偶尔、零发的商标使用证据，结合证据的形成时间、商标注册人的商业规模、一般的商业惯例、以及是否具有其他证据佐证等因素判断诉争商标是否进了行真实、合法、规范、公开、有效的使用。 

（二）使用行为是否在指定期间

依据商标法的相关规定，撤销三年不使用需要提供近三年的使用证据，一般以撤销人提出申请起算，具体的时间在上商标局下发的提供使用证据通知书中会标明。

通常来说，提供的使用证据是在指定时间之前，指定时间内没有使用，比较容易判定为未使用；指定时间未使用或者少量使用，指定时间之后开始使用的，如何判断？

2019年4月24日颁布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第19.15【指定期间后的使用】“指定期间之后开始大量使用注册商标的，一般不构成在指定期间内的商标使用，但当事人在指定期间内使用商标的证据较少，在指定期间之后持续、大量使用诉争商标的，在判断是否构成商标使用时可以综合考虑”。虽然该《指南》指出可以予以综合考虑，但如何判断是持续大量使用，还没有明确的标准。虽然《指南》给出了判定态度，但实践中依然存在指定时间之后的时候违背撤三制度设置目的的撤销说与基于公平原则考量的维持说之间的争论。  

（三）使用标识与注册商标是否构成相同或基本相同

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》与《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中对标识的问题做了如下规定，实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变显著特征的，可以视为注册商标的使用。诉争商标注册人拥有多个已注册商标，虽然其实际使用商标与诉争商标仅存在细微差异，但若能够确定该使用系针对其已注册的其他商标的，对其维持诉争商标注册的主张，可以不予支持。

笔者过往案例中，这种情况是比较常见的，尤其是稍有规模的企业，鉴于商标规范使用的要求，企业经营过程中随着设计风格的改变，对商标进行调整后重新提出注册申请的情况比较普遍，遇到标识有细微差别的情况，建议现行检索商标注册人名下同类别商标，如能判定属于其他注册商标的使用，案件的突破口也就找到了。

笔者近年遇到一物多标的情况较多，比如在产品的正面明显使用某个商标，但是在商标背面放置一排自有的其他商标，或者在设计显著商标的基础上，将诉争商标及其他自有商标设置成装饰背景，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中规定，诉争商标注册人在同一商品上，同时使用包括诉争商标在内的多个商标的，若相关公众能够将该商标作为识别商品来源的标志，可以认定构成商标使用。 该规定虽然明确一物多标的使用性认定， 但是如何判断是否构成识别来源，可能还要基于商业常识，客观标准目前没有。

另有一种较为情况较为典型，在他人商品上标注诉争商标，他人商标在较为显著，诉争商标在边框或背面，或诉争商标知名度较高，或诉争商标知名度一般，虽有《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中规定在标注他人商标的商品上同时贴附诉争商标，若相关公众不易识别该商品来源于诉争商标注册人的，可以认定不构成商标使用。但是，如果如果诉争商标知名度较高，亦有可能认定为许可关系或关联产品，认定较为复杂。

（四）使用的商品或服务是否落入商标权核定的范围

  目前来说，对于规范商品，是否落入核定使用的范围，撤三及复审阶段主要以《类似商品与服务区分表》（下称“区分表”）为主，司法诉讼阶段虽然《区分表》为参考，主要以功能、内容原料及服务目的、内容与与方式等综合判断，除非有足够的证据证明能够区分，依然以《区分表》为主。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》对非规范商标的规定较多。

  《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》规定，诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。但对于注册商标实际使用的商品并没有依法注册，但该使用商品与注册商标核定使用商品构成类似时如何判定司法实践中仍然存在争议。一种观点认为，支持商标权人在类似商品上使用可以作为其核定使用商品上维持商标注册的依据，可以节约资源，具有更大的社会经济效益。另一种观点则认为，根据商标的独立性原则，应当另行申请注册。目前的司法裁判中，第一种观点的适用较为广泛，依据《区分表》的规定，构成类似商品即可予以维持。

结语

市场主体之所以发起撤三行为，无外乎以下三种原因，即：在先商标阻碍了在后商标的申请、商标侵权诉讼中的“反击”或是打乱竞争对手的商标布局等三种情形。撤三制度的设立是对私主体是否真正享有一项民事权利的确认，商标只有在市场中进行了真实地、有效、合法的使用，才能发挥识别商品来源的功能，商标权才能作为一项具有实质内涵而非徒有其表的私有财产权受到保护。

司法实践中，商标注册人千方百计的“保护注册商标”，而撤三申请人就需要熟练掌握行政及司法程序，深谙各个程序的审理内容及审理方式，从撤三构成要件的角度对证据进行深度探究，以期识别不具有使用意图的商标的存在，从而实现商标资源的合理分配。

 参考文献

[1]该数据来源于2023年全国知识产权局局长会议工作报告

[2](2015)京知行初字第5214号

[3]北京市高级人民法院行政判决书（2019）京行终4912号