商标反向混淆损害赔偿数额认定之探析

王博闻

上海大学

摘要：赔偿损失是商标侵权案件中最为核心的承担方式之一，然而由于我国在立法层面尚未对反向混淆的赔偿计算模式及考量因素做出回应，故在司法实践中出现了大量同案异罚的现象。本文结合中外典型反向混淆类案件，通过分析实际损失、侵权所得、许可使用费的倍数及法定赔偿四种损害赔偿计算模式在反向混淆类侵权案件中的适用缺陷，提出应以矫正性广告费作为客观参照标准，并在此基础上应将商标权人的权利警觉性及侵权人的主观状态纳入对赔偿数额认定的重要考量因素。

关键词：反向混淆；赔偿数额；利益平衡

一、商标反向混淆的界定及司法实践

反向混淆一般是指行为人通过大规模使用与他人注册商标相同或近似的标识，如大量的广告宣传等，使得相关公众反而误以为商标权人的商品来源于在后使用人，或存在关联关系，甚至使得相关公众误认为商标权人系出于攀附他人商誉而使用该商标，导致商标权人的商标与其商品、企业、声誉等之间建立的联系被割裂，市场空间被严重挤压，在后使用人从而实际掌握该商标的控制权，淹没商标权人的商标，使得商标权人被迫放弃使用自己的商标。

这种依赖自身市场运作能力、商业资源和地位，使得商标脱离权利人之手并最终由自己掌控的的模式不同于以往传统正向混淆中侵权人基于攀附意图而“搭顺风车”这一模式，由于该行为挤压了商标权人通过商标使用行为积累商誉、开拓市场空间的可能性，严重损害权利人市场声誉，故我国亦不再拘泥于传统的侵权模式，对其加以规制。对于反向混淆侵权类案件，在司法实践中，有的法院通过对“误认”或“混淆”的含义做扩张性解释，回避直接引用反向混淆这一概念，但实质认可反向混淆理论，如蓝色风暴案二审、新百伦案二审等；有的法院则直接运用了“反向混淆”的表述认定被告的行为构成侵权，如非诚勿扰案二审。不同于早期存在法院仅承认正向混淆的情况，目前对于非出于攀附意图而是通过大量的广告宣传等挤占在先商标注册人商标发展之空间、损害其商誉的反向混淆，业已达成共识，即可构成商标侵权。

二、赔偿数额认定方式之分析

对于商标侵权乃至整个民事侵权案件来说，赔偿损失都是最核心的承担方式之一，根据《商标法》第63条之规定，我国规定了四种法定赔偿方式，即权利人实际损失、侵权人侵权所得、许可使用费的倍数以及法定赔偿。商标反向混淆同样应适用上述赔偿计算方式，但由于反向混淆案件中权利人实际损失难以估量而侵权人侵权行为与侵权获益间的因果联系度又难以确定，加之我国在立法层面并未专门性地回应该争议问题、提出救济和解决方案，故商标反向混淆赔偿数额的认定在司法实践中便成为了一难解之题，只能依靠法官自由裁量，这便导致在不同法院层级、不同地区间形成了同案异罚的情状。

（一）权利人实际损失

在传统正向混淆情形中，由于在后使用人利用在先权利人已经建立和形成的商誉，售卖其自身的产品和服务，通过使用相同或近似商标，或分流了在先权利人的市场，或使其商誉受此负面影响继而导致销售额的下滑。因此，对于此类型侵权案件，可通过比对前后年或前后季度的销售数据变化确定权利人的实际损失。然而此法却不适用于反向混淆案件。

首先，反向混淆之危害主要在于减损了权利人的商标价值，使得其商品与商标间的联系遭到破坏和扭曲，更多粉碎的是商标权人建立独立商标影响力和商誉的美好愿景，而不仅仅在于所发生的实际财产损失。但也正是因为权利人的商标往往尚处在发育阶段，其所享有的利益主要系期待利益，而未来是具有不确定性和各种可能性的，是平步青云还是日薄西山、经营惨淡，无人可轻易断言，故难以依据商标权人可能的获利而对其受有之损失进行量化评估。其次，物质层面的实际损失并不一定发生，虽存在如“蓝色风暴”的商标权人因百事可乐公司铺天盖地的广告宣传活动而被拟合作伙伴怀疑动机不纯直接断然拒绝合作的情况，但销售额“不降反升”的特殊情形在反向混淆侵权案件中亦不少见，譬如在“BigFoot”一案中，相关证据反而显示原告的销售额增加了。这是因为在后使用者通过饱和式市场宣传提高商标知名度的效果之一就是使消费者产生在先商标权人的商品来自在后使用人的误会，此误会会使得权利人被迫搭顺风车，特别是在短时间内，会呈现出销售额上涨的反馈。因此，在商标反向混淆案件中，不能也无法以权利人的实际经济损失作为参照标准。

（二）侵权人侵权所得

侵权所得是在反向混淆案件中最常适用的赔偿方式之一，亦是争议最大的一种方式。最经典的就是在“新百伦案”中，二审将赔偿金额从9800万元缩减至500万元，一审与二审赔偿数额相去之悬殊引发了学界的热议。

在适用该方式时，最核心的就是需要厘清侵权人产品利润总额与侵权行为之间的因果关系。“新百伦案”一审之所以做出天价赔偿的判决结果，正是因为忽略了New Balance所获高额利润与其自身产品质量、产品设计、售后服务、消费者忠诚度等各因素之间的联系。回顾《商标法》63条的具体表述“

因侵权所获得的利益”，这意味侵权所得是指在没有侵权行为的情况下无法获得的那部分收益。仍以“新百伦案”为例，消费者购买其运动鞋更多是因为它本身系“名牌”，或出于对其质量和售后的信任，又或出于对其设计理念的推崇，即使其使用“新平衡”或其他音译中文甚至直接使用“New Balance”，也不太会折损其收益

故而通常来说，在后使用者之商品销售量与利润的增长主要是凭借其市场地位和悉心经营所获得的，与在先权利人的商标关系较弱，“惯用传统模式，就意味着必将剥夺后使用者的投资和其应当获得的合理收益”。因此，在实务中有较长一段时间改变了以往反向混淆案件动辄直接适用《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条所规定的计算方式从而得出天价赔偿数额的模式，倾向该用法定赔偿模式，比如在日前刚落幕的“摇8下”一案中，浙江高院认为侵权方雀巢本身具有一定的经营规模、市场销售量和企业声誉，特别是除涉案商标外雀巢还使用了具有较高商誉的“NESCAFE”，故被告的获利并非全部来自对涉案商标的使用，原告无权就被告因其自身商标商誉或者其商品固有的价值而获取的利润进行索赔，从而适用法定赔偿。

不过在近年的典型案例中，仍可见侵权所得和法定赔偿分庭抗礼的局面，通常以考察侵权行为对利润的贡献率以弥补原适用的缺陷。比如在“AWS案”中，北京高院参照涉案公司2017年和2018年两个完整年度在“云计算及其服务”领域的利润即7.6463亿元作为损害赔偿数额计算的基础，又综合了涉案商标在全部业务经营中的利润贡献率等因素，以全部利润的5%即38231500元作为侵权人的侵权所得。

（三）许可使用费的倍数及法定赔偿

在实际损失无法估量且侵权所得的因果关系不明、难以准确适用这一背景下，部分学者主张可以许可使用费的倍数模式计算赔偿数额，此法优势在于可提供一个较为客观化的衡量标准，如美国第七巡回法院所阐述的，若不存在恶意，合理的许可使用费就足以反映在后使用者的不当得利或者在先使用者因侵权受到的损害。

然而，在反向混淆案件中适用许可使用费倍数较多出现在域外的司法实践中，我国法院较之于此法更偏向法定赔偿这一模式。实际上，采用许可使用费的倍数这一模式弊端也是极为突出的。若权利人未曾有过实际许可行为或不存在可供参考的相关竞争者的许可费数据，那么此法亦不能提供对涉案商标之价值的市场预期。退一步讲，哪怕曾有许可行为，但这种许可费也往往较低，即使乘以倍数，对于基础实力雄厚的强势方侵权人来说也不过如沧海一粟，起不到威慑作用，而且此种模式易形成双方的拉锯战，对司法资源亦是种浪费。

在前三种计算模式均难以确定赔偿数额的情况下，法院则会以法定赔偿这一最终武器来攻克这一问题。此法可以在一定程度上纠正以侵权所得作为赔偿计算方式中“因侵权人市场地位和社会影响越大，则侵权范围越大，从而导致的赔偿金额就越高”这一极易突破衡平原则的模式。

三、赔偿数额认定的重要影响因素与参照标准

（一）商标权人权利懈怠之影响

在“金阿欢诉江苏电视台”一案中，涉案节目非诚勿扰于2010年1月就已播出，期间节目热度有目共睹，然金阿欢却直至2013年方才提起诉讼，这一“按兵不动”之举难不叫人揣测其真实意图意在何为，是否系将江苏卫视作为垫脚石，利用其强大的宣传推广能力为自己经营的婚介所做嫁衣，或系为获取更高额的赔偿而故意听之任之坐等节目做大？法谚有云：“法律不保护躺在权利上睡觉的人。”美国在1877年“Mclean诉Fleming”一案中确立了商标侵权诉讼中的懈怠抗辩机制，即当商标权人已知或应知被告对其商标进行侵权使用后，无正当理由延迟提起诉讼时，被告可据此对抗商标权人要求法律救济的权利。美国主流观点认为，被告的主观意图均不影响对权利人金钱救济请求的阻却。我国在引入反向混淆这一理论时，却未建立起与之相抗衡的权利懈怠抗辩机制，这使得在反向混淆类案件中，权利人常有拖延起诉“放水养鱼”之举，待商标知名度扩张，再动辄主张高额赔偿，在这种反向“搭便车”的特殊情况下，倘若不对既往侵权救济模式加以一定限制，必将造成双方当事人受益与折损严重不对称现象的出现，同时也与商标法的立法宗旨背道而驰。

故而若在先权利人已知或应知自己的商标专用权被他人侵害，却不及时维权，反而放任在后使用者使用该商标，不论是出于为借助使用者的影响力坐享其成，通过使用者的宣传和经营以增加自身所拥有商标之知名度之目的，还是为索取更高额赔偿坐等在后使用者“侵权所得”增加，对于这种无正当理由延迟起诉的行为，应推定在先权利人存在主观恶意，在侵权责任过错相抵这一原则的框架下，宜免除在后使用人的赔偿责任，哪怕使用人同存恶意，亦应当降低赔偿数额，就因权利人懈怠直接造成的损失之扩大部分不予以赔偿。

（二）被诉侵权人主观故意之影响

根据我国《商标法》第57条和第63条的规定，被诉侵权人的主观状态并非是直接侵权的构成要件，而系确定法定赔偿数额以及适用惩罚性赔偿的考量因素。

《最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见》第12条亦指出，需综合考虑侵权人主观过错等因素，合理确定法定赔偿数额。

不论是在“杭州联安诉小米科技等”案，还是在“炎黄盈动诉亚马逊通”案中，皆存在被告因商标申请被驳回等事宜而明知或应知被诉侵权标识已被在先注册而仍不为所动继续使用之情形，甚至在“AWS”案中，被告光环新网公司和亚马逊通公司还存在滥用程序性权利之情况，通过提出明显不能成立的管辖权异议并就该管辖异议裁定提出上诉以达成拖延诉讼进程之目的，致使商标权人所受损失进一步扩大。这种典型的漠视他人依法取得的合法权利，利用自身强大经济实力，通过广告宣传等手段使市场饱和，将在先权利人的商标据为己有，淹没在先权利人的市场，严重损害了公平的市场竞争秩序，降低了市场活力，从长远看更是有损于社会财富。故而若不加大惩罚力度，则难以有效实现规制反向混淆之目的，因此在侵权人存在主观故意的情形中，应适用惩罚性赔偿。

除此以外，侵权人还可能是出于过失，即在市场上进行广告宣传或推广等活动前，本应进行充分的调查以避免同他人的注册商标产生纠纷，却未履行或未完全履行该义务以至于漏检，对于此类情形，在损害赔偿计算时亦应考虑在内，酌情减少赔偿数额。需注意的是，即使起始状态为过失亦可能转化为故意，即在接到侵权通知后使用人仍我行我素、拒不停止侵权行为，则主观状态发生改变，可适用惩罚性赔偿。

（三）参照矫正性广告费之可行性

笔者认为，采侵权所得、许可使用费的倍数以及法定赔偿其实都面临同一个问题，即无法证明评估的合理性。首先，在侵权所得模式中，判断各因素与最终侵权人所获利益之间的贡献比并不简单于实际损失中对期待利益的估计，当然，不排除在实务中直接通用一固定区间作为计算基准，但显然当侵权者本身获利能力极强时，会导致最终赔偿的数额远超填平的尺度，如同“AWS”案一般。其次，对于许可使用费的倍数这一模式来说，在我国绝大多数原告方均无法提供可供参考的许可费标准，即使交之于权威机构进行评定，也是绕回到同样的起点。法定赔偿更是如此，依靠法官的自由裁量，在上限范围内进行自由定夺。虽然在现有的模式中，法院通常会综合考量商标的显著性与知名度、双方的主观状态以及侵权情节等各类因素来得出最终的赔偿数额，但这种做法更偏向主观判断，缺乏一定的客观依据作为有效的支撑。

故而笔者认为可以参考美国的做法，将矫正性广告费作为赔偿数额认定的参照标准。实际上，在反向混淆中，被“夺走”商标的往往是名不见经传、竞争实力微弱的中小企业，其无法与身为大企业的侵权人相抗衡，更不具有足够的能力来扭转消费者的认知方向，这便是反向混淆的典型危害。那么为了将涉案商标的状态恢复到未受侵害之前，可以通过进行矫正性广告宣传来实现，这也意味着该笔支出可作为填平权利人损失的参照，通过计算权利人商品服务的覆盖率和侵权人广告费用支出的乘积等可得到一更具有合理性和针对性的赔偿数额。

损害赔偿制度的宗旨原不是为了使得权利人可以因此获利，欠缺客观的参照标准易使权利人生出反向搭顺风车或懈怠权利以追求效益最大化的念头，反而有失公平，甚至损害社会公共利益，故不论权利人是否具有进行矫正的意愿，基于反向混淆背后潜存的利益对峙，应着重强调赔偿数额计算的合理性，以矫正性广告费作为重要参照之一。

四、结语

包括商标法在内的我国知识产权法整体起步较晚，然而这一“劣势”有时反而转变成了“后发优势”，通过吸取外国司法实践之经验，可开拓我国对解决商标反向混淆侵权案件中“赔偿数额认定难”这一议题的思路。在现有计算方式下，基于反向混淆本身的特殊性，实际损失、侵权所得、许可使用费的倍数都存在难以量化这一问题，而法定赔偿亦有自由裁量过大之嫌，故而可借鉴域外所采用的矫正性广告费模式为损害赔偿数额之认定提供较为直观的参考。在此基础上，赔偿数额的认定必须坚持比例原则，在综合商标原本的价值、商标实际使用情况等因素外，应重点关注商标权人的权利警觉性及侵权人的主观状态，以实现二者乃至与社会间的利益平衡。对反向混淆类商标侵权的规制，核心之一便是在于损害赔偿制度的完善，既不能使之成为懈怠者绑架经营者的保护伞，亦不能无视小企业利益，须真正预防“大象吞鼠”局面的出现，对于正当善意且具有警觉性的权利人应提供充足的保护，对于恶意将他人商标占为己有者应予以有效打击，从而实现商标法的立法目的。

五、参考文献

[1]Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co. 408 F. Supp. 1219, 50–1222 (D. Colo. 1976).

[2]（2015）粤高法民三终字第444号二审民事判决书。

[3]彭学龙：《商标反向混淆微探——以“蓝色风暴商标侵权案”为切入点》，载《法商研究》2007年第5期。

[4]（2018）京民初127号一审民事判决书。

[5]李薇：《商标反向混淆法律问题研究》，中国政法大学硕士学位论文，2011年。

[6]（2016）粤民再447号再审民事判决书。

[7]李扬：《商标侵权诉讼中的懈怠抗辩——美国法的评析及其启示》，载《清华法学》2015年第2期。

[8]（2020）浙民终264号二审民事判决书。

[9]（2018）京民初127号一审民事判决书。

[10]王元庆：《商标反向混淆侵权救济模式的选择》，载《北方法学》2019年第1期。