涉商专利审查策略探究

于潇 柳倩（等同第一作者）

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心 天津 300300

摘要：信息技术的发展对涉商专利的审查提出了更高的要求。笔者归纳了各国对涉商专利的政策演变历程，结合新形势下的时代发展需求，为我国涉商专利的审查策略提出了建议。依托于两件涉商专利的复审决定，提出了一套适应性的审查流程，以期引导涉及电子商务的专利申请质量的提升。

关键词：商业方法；专利；非技术特征；技术问题

一、引言

习总书记指出，“当前中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡”，这无疑是对当今时代形势做出的一个重大战略判断。《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》 中也要求“建立健全新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则。探索完善互联网领域知识产权保护制度。研究构建数据知识产权保护规则。完善开源知识产权和法律体系。研究完善算法、商业方法、人工智能产出物知识产权保护规则”，可见建立健全涉商专利的保护机制是我国未来战略规划中的一部分。

目前，美、欧、日等国家均认为对于涉商专利应给予积极鼓励和恰当保护。但在审查实践中，对于“技术特征”和“非技术特征”杂糅的专利申请如何进行创造性审查一直是难点所在，无论是将“非技术特征”一刀切不予考虑，还是将“非技术特征”视为普通技术特征来进行三性评判，都不能在审查中很好的体现出专利法鼓励发明创造的立法宗旨。因此笔者认为，从新领域新业态的时代发展趋势出发，在三性评判时综合考虑“技术特征”与“非技术特征”将是涉商专利审查的大方向。

本文结合具体的案例，提出笔者对于新形势下涉商专利审查的一些看法和审查思路，以期引导涉商专利的审查更符合时代发展需求。

二、以复审视角分析涉商专利的创造性

1、基于完整技术架构的非技术改进

【案例1】¹

案情简介：本案为一种订单推送方法，驳回后申请人提交了复审请求，争论的焦点主要在于“1、对比文件1与本申请的应用场景不同，2、对比文件1中不存在任何技术启示和理由来解决本申请中在出行服务领域利用订单密度和终端密度来调整播单半径和预设时刻的问题”。

复审维持驳回，复审决定要点在于“1、对比文件1公开了本申请的发明构思和技术架构，在此基础之上，本领域技术人员容易想到将对比文件1的方法应用于具体的打车场景中，2、根据订单成交率、终端密度以及订单密度等来进行播单半径和播单时间的调整，这些具体的调整条件，则属于人为制定的调整规则，属于非技术特征，通过上述非技术特征可提高订单抢单成功率，解决的是商业管理问题，而非技术问题，没有带来技术效果，并未对权利要求的创造性带来任何贡献。综合上述两点，复审决定认为权利要求1不具备创造性”。

案例分析：案例一代表了一类涉商专利，从权利要求的整体方案中可剥离出一套完整的技术架构，而最接近的现有技术可公开这一技术架构，区别仅在于在此技术架构之上所附加的非技术特征，对于这种情况，要考量上述非技术特征所解决的问题是否为技术问题，若其解决的是非技术问题，则认为其没有给权利要求的整体方案带来技术贡献，从而不具备创造性。另外，从还原发明的角度考虑，若本领域技术人员已经知晓对比文件1的技术方案，为解决打车出行领域所熟知的困难和问题，将对比文件1的技术方案进行转用无需克服技术障碍，转用后为进一步提升成单率和经济效益，将订单成交率等商业指标作为触发条件同样无需克服技术障碍。

2、权利要求整体方案受非技术特征影响

【案例2】²

案情简介：本案为一种基于区块链的业务处理方法，驳回后申请人提交了复审请求，争论的焦点主要在于“对比文件2中，仅公开了区块链中的节点可以执行智能合约以完成交易，其不涉及本申请的业务 处理方法，即使将对比文件2给出的“智能合约”的技术启示引入对比文件1，也不能认为对比文件1公开了本申请的业务处理方法”。

复审维持驳回，复审决定要点在于“对比文件1与本申请技术领域相同，所取得的技术效果接近，均是在区块链上实现了能够强制执行业务的行政干预，虽然对比文件1没有公开采用智能合约的方式执行相应的业务处理操作，然而对比文件2已经公开了在区块链中采用智能合约执行交易的方法流程，且上述特征在对比文件2中所起的作用与其在本申请中所起的作用相同，因此，对比文件2给出了将上述采用智能合约执行交易的特征应用于对比文件1中的技术启示。”

案例分析：案例二代表了另一类涉商专利，该类专利虽然解决的问题带有非技术属性，但非技术属性与整体方案紧密耦合难以剥离，对于这种情况，要将方案视为一个整体来考量创造性。如果以处理案例一的方法对案例二的方案进行非技术剥离处理，那么虽然该方案涉及的技术框架主要为公知的区块链和智能合约技术，但若想将上述技术应用于账户监管场景下，不仅需要进行应用场景的转换，还需要进行技术上的改进，比如将账户信息与相应的智能合约进行绑定，这样非技术属性就对技术特征起到了限定作用，从而导致无法剥离出非技术特征。

3.涉商专利审查流程

带有非技术属性的涉商专利一直是实质审查中的难点所在。对于涉商专利案件，笔者认为可以按照下述步骤进行处理，首先看是否可以从方案中分割出技术架构和非技术特征，若无法分割，则如案例二一般将方案作为一个整体进行正常审查即可，若可以进行分割，则再分析非技术特征是否能给整体方案带来创造性贡献，若如案例一般仅将方案应用于具体场景下，则就整体方案来讲不具备创造性。在上述分割过程中，需要注意将方案视为一个整体，避免机械割裂特征。

三、总结

随着科技的不断进步，涉商专利必将变得更加复杂化和多元化，而如何准确考量技术和非技术特征在权利要求整体方案中的地位与作用，是涉商专利审查的重点和难点。本文首先分析了各国针对涉商专利的态度变化，并认为我国也应与时俱进的革新涉商专利审查策略，其次，依托两件复审案例，提出了一套涉商专利的审查流程。

笔者认为，涉商专利不同于普通审查领域，各领域的新兴技术都有可能出现在涉商专利之中，因此始终应抱有一颗常学常新的心态进行专利审查，这样才可以使涉商专利得到更好的保护和高质量的发展。

（第二作者等同第一作者）

1 第216804号复审请求审查决定

2第268332号复审请求审查决定