发明专利审查中补充检索的时机与策略

张博

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100012

摘要: 本文从实际案例出发，阐述了在审查实践过程中，通过补充检索的环节来体现证据优先的审查原则，而如何把握补充检索的时机和策略则是审查员们可以深入探讨的课题。

关键词: 补充检索，检索时机，检索策略

引言

专利审查中的检索以“三性评判”为主线，这三性是新颖性、创造性和实用性。众所周知，在审查实践中，审查的证据来自现有技术，理解发明需要证据，评价“三性”需要证据，做出审查结论也需要证据，因此审查过程中应体现证据优先的原则，不能以自身的知识为准，以凭空的想象为据，这样的审查结论通常都是不客观的。就历来的审查实践来看，大多数第一次审查意见通知书都能利用证据说理的方式与申请人进行交流，但是，是不是“亮剑”一次就够了呢？其实不然。要在整个案件的审查过程中都充分体现证据优先的原则，补充检索往往可以起到二次“亮剑”的效果。本文从多个实际案例出发，对补充检索的时机和策略进行探讨。

一、补充检索的时机与策略

【案例1】

申请号：200710031590.4

发明名称：坐标搜寻方法及系统

申请人：佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司

审查员在一通中采用D1和D2评述所有权利要求1-16的创造性，申请人答一通时修改了权利要求；审查员在二通中继续评述了所有权利要求1-10的创造性；申请人答二通时在独立权利要求中又增加了技术特征，且认为二通评述中的一个区别特征“区域定义表中存储的区域范围与一区域码相对应”不属于本领域技术人员的公知常识。

二通针对的权利要求1为：

1.一种坐标搜寻系统，其包括以下构件：区域定义表，用以储存若干笔区域范围，且各该区域范围对应一区域码；接收模块，用以接收一全球定位系统(Global Positioning System；GPS)所取得的坐标；判断模块，用以判断该接收模块所取得的坐标是否符合该区域定义表所储存的区域范围；以及输出模块，依据该判断模块所判断的结果输出一对应信号；其中，该坐标搜寻系统搭载于安装有简讯传址软件的数据处理装置中，该所取得的坐标符合该区域定义表所储存的区域范围时，该对应信号是指该输出模块输出一区域码发送信号，以驱使该简讯传址软件依据该区域范围所对应的区域码发送具有该区域码的简讯，由此以供接收该简讯的电子设备找出可显示与该区域码对应之地图，并将该地图提供给数据处理装置。

申请人在答复审查意见通知书时，常常会对通知书中认定的公知常识质疑，在这种情况下，如果审查员仍然坚持用公知常识的判定来答复申请人，不仅不能起到说服申请人的效果，而且往往给申请人造成滥用公知常识的不满。本案中，审查员在三通时认真考虑了申请人的意见，虽然并不认同申请人的观点，但考虑到证据优先的原则，有针对性地进行了补充检索，检索到了新的文献D3进行评述，本案在四通后视撤。由此可见，在适当的时候对公知常识进行补充检索，不仅秉持了证据优先的原则，而且更容易让申请人信服。

【案例2】

申请号：201110062618.7

发明名称：模拟高流速的反向旋转腐蚀测试挂片架

申请人：中国石油大学(北京)

审查员在一通时重点关注前苏联的专利文献，获得D1为X文件，其公开了本申请的发明点和多数技术特征；但对于从属权利要求3的附加技术特征，审查员认为其是本申请发明点的一种具体实现方式，用公知常识评述不妥，申请人很可能在答复一通时进行争辩，于是审查员进一步针对权利要求3的技术方案进行补充检索而获得D2，与D1结合后评述了权利要求3的创造性。

权利要求1和3分别为：

1.一种模拟高流速的反向旋转腐蚀测试挂片架，所述测试挂片架设置在一釜体内，其特征在于：该测试挂片架包括设置在釜体内轴向中心位置的转动轴，转动轴上设有搅拌桨体；在釜体内围绕所述转动轴和搅拌桨体设有一环形旋转底座，所述环形旋转底座的上端设有多个安装测试挂片的挂片连接部；在所述转动轴和环形旋转底座之间设有驱动环形旋转底座形成与转动轴呈反向旋转的传动装置。

3.如权利要求2所述的模拟高流速的反向旋转腐蚀测试挂片架，其特征在于：所述传动装置包括联结在转动轴上的主动齿轮，所述主动齿轮与环形旋转底座的内齿轮之间均布有两个或两个以上惰性齿轮，所述惰性齿轮与主动齿轮为外啮合，所述惰性齿轮与环形旋转底座为内啮合。

在很多审查意见通知书中，每一组权利要求的独立权利要求往往是被关注的重点，也是证据提供最集中的权利要求，但是仅仅关注独立权利要求的“三性”问题是不够的，因为要把握好整个案件的走向，提高案件的审查效率，从属权利要求的“三性”同样需要认真对待，由于申请人在答复通知书时具有修改申请文件的权利和机会，因此审查员应尽可能多或全面地给出证据，而不是“简单粗暴”地采用公知常识来对待从属权利要求。本案中，审查员正是较全面地把握住了案件走向，对从属权利要求也坚持证据优先的原则，从而使得该案件一通后视撤。

【案例3】

申请号：201010257151.7

发明名称：一种贴剂生产线工艺流程数据采集系统

申请人：常州市泛亚微透科技有限公司

审查员一通时指出全部权利要求1-8相对于对比文件1-2及公知常识的结合不具有创造性，申请人在答复一通时仅提交了意见陈述，并未修改申请文件。申请人在答复一通时同样是对通知书中的“常用技术手段”进行质疑，并且提出“如果审查员坚持此观点，恳请提供相关公开技术资料，以作佐证”的要求，在此情况下，审查员虽然并不是一定要按申请人的要求给出证据进行佐证，但就本案来说显然通过说理的方式已经很难让申请人信服，这时候证据优先就势在必行了。但是本案件的特殊情况在于，需要提供证据的公知常识点多而杂，如果针对每一个点进行检索并提供证据会耗费过多的时间和精力，这时候证据优先是否可以采取更灵活的方式呢？

本案的独立权利要求1为：

1.一种贴剂生产线工艺流程数据采集系统，其特征在于：该数据采集系统包括

第一模拟测量控制模块，该模块与第一放卷器和第二放卷器电性连接；

速度模块，该模块与编码器电性连接；

第一定位模块，该模块与复合辊组装置、成型辊切组装置和落料辊切组装置电性连接；

可编程控制器，该装置与终端操作系统直接电性连接；

第二定位模块，该模块与伺服电机电性连接；

通讯模块，该模块的输出端与三个出风变频器电性连接；

第二模拟量控制模块，该模块与厚度检测传感器电性连接；

第一模拟量控制模块、速度模块、第一定位模块、第二定位模块、风速模块、通讯模块、第二模拟量控制模块相互串联与可编程控制器电性连接。

本案中，审查员在二通时通过补充检索的结果进行了主动举证:“…例如在造纸页（镀铝纸）中或药用贴剂生产中…，例如，广东汕头远东轻化装备有限公司的FTB1800型电脑自动做功能复合涂布机组…”、“百度百科中也有明确记载：分切是指把宽度大的卷材或卷状产品，根据…”、又如：“纸张凹版印刷技术工艺”（任瑞宝，《印刷世界》，1994年第3期）中介绍了在印刷中，对于卷状纸张的处理要经过分切、滚切和模切等处理…”，这些证据虽然没有作为对比文件体现在通知书表格里，但同样起到了用事实说话的作用，既避免了大篇幅的技术特征对比，又给繁琐的公知常识点提供了证据，起到了较好的说理效果，该案在本次通知书后视撤。

二、结束语

从本文给出的三个实际案例不难看出，补充检索虽然往往针对的不是本申请的第一发明点，但如果坚持证据优先的原则，把握好补充检索的时机和策略，同样可以起到增加通知书说服力、减少通知书次数、提高案件处理效率的效果。当然，并不是任何时候都需要进行补充检索，应该结合案情、技术方案申请人的意见陈述和时间耗费等多方面的因素来综合考虑。综上所述，我们应在审查实践中倡导证据优先，尽量通过有力的证据进行说理，能更好的使申请人信服审查员对案件“三性”的把握，从而对发明者进行最直接最具体的帮助和指导。

参考文献

[1] 霍亮，杨晓娟. 公知常识的检索时机与检索技巧. 审查实践与研究，2013（4）：36-45

[2] 赵传海,吴志敏,徐国亮. 浅析公知常识在新颖性与创造性判断中的适用. 中国发明与专利. 2014(1)：68-72

[3] 李蓓. 浅谈专利创造性判断标准对创新活动的影响. 中国发明与专利. 2014(2)：36-39

[4] 王荣霞,刘品新. 浅析专利审查中对一般性证据规则的适用. 中国发明与专利. 2013(12)：69-72

作者简介：

张博（1983-），男，汉，河南省上蔡县，助理研究员，研究生，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，主要从事测量领域的专利申请实质审查。